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 楼主| 发表于 2016-1-22 23:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Ljewpt 于 2016-1-22 23:17 编辑



【“功能性”—美國商標申請的第二殺手】(祝良律師隨筆 No. 652)

功能性商標,不予註冊。這個原則早已有之,但直到1998年,國會才把它寫進商標法(§2(e)(5); § (2)(f); §23(c))。一個商標,如果整體上是功能性的,即便它是一個獨特的標誌,也不能成為註冊商標。如果它僥幸過關了,在未來的訴訟中仍有可能被殲滅。首先,註冊後的5年之內,任何人都可以啟動無效訴訟,以“功能性”為由,請求將之註銷(§14(3))。其次,註冊超過5年後,如果某被告被指責侵犯了該商標,那麽“功能性” 就是被告抗辯的法定理由之一(§33(b)(8))。換句話說,假如你的商標是功能性的,你若告我侵權,法律允許我以“功能性”為由反殺之。

最高法院在1995年的Qualitex一案的判決中指出:禁止把產品的功能性特征註冊為商標,目的在於通過商標法和專利法的適當平衡來促進合法競爭。專利法的職能是,授予發明人對其新產品設計或功能一定時限的壟斷,以鼓勵發明,但時限過後,競爭者就可以自由使用發明人的創新。簡言之,專利過期後,專利保護的創新就進入公共領域,人人可用。商標法的職能是通過保護商家名聲來促進競爭。註冊商標是可以無限延期的。假如把產品的功能性特征當商標來使用,商家就可以長期壟斷這些特征,那不僅與專利法有沖突,而且會阻礙競爭與創新。

功能性特征不能當作商標來保護。一個特征,如果它對於某個物件的用途或目的是必不可少的,或者它影響該物件的成本或質量,那麽在法律上講,它就是功能性的。一旦被認定為是“功能性”的,不論它是否已經在使用過程中獲得了獨特性,它就不符合商標註冊的條件。

專利商標局(PTO)在實踐中對“事實上(de facto)的”功能性特征與“法理(de jure)上的”功能性特征做了區分。前者不一定妨礙商標的註冊,但後者則足以杜絕之。“事實上(de facto)的”功能性指的是某產品的設計有某種功能,例如任何形狀的瓶子都能盛水。而“法理(de jure)上的”功能性指的是該產品采用某個特別形狀因為這個形狀比其他形狀性能更好。但最高法院並未采納這種區分。所以,1998年以後的商標審查意見已不使用這對術語了。

商標審查員要提出§2(e)(5)“功能性”拒絕,必須列舉“功能性”的證據。證據來源有兩個,一是看商標申請的內容,例如圖案、標誌的描述、產品或服務等;二是看申請之外的任何其他信息(主要是互聯網上可查得到的資料)。審查員可以在審查意見中讓申請人提供證據,以便澄清申請註冊的商標不是功能性的。如果擬註冊的商標設計是實用專利的內容,顯現了某種新穎的實用特征,那麽申請人就必須提供有說服力的證據,證明該商標設計不是功能性的,否則,審查員將拒絕該申請,而無需再考慮其他理由。
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【祝良律师简介】

美国最高法院出庭律师、美国注册专利律师。加州、纽约州、哥伦比亚特区(DC)执业律师。法学博士、知识产权法硕士、哲学硕士、电子工程学士。专业领域: 专利/商标、公司/合同、生前信托、移民/签证、雇主维权等。办公室在南湾San Jose,东湾Fremont,中半岛Burlingame和三谷Pleasanton。
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